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[오성환 변호사의 지식재산 지키는 법] 특허권자의 침해주장이 부당하다면 무효심판 청구로 대응해야

오성환 변호사 /법무법인 바른

"특허를 침해했다"며 특허권자로부터 내용증명 등을 받았을 때, 당황하고 흥분해서 하고 싶은 말을 길게 써서 답변을 하는 경우가 있는데, 전문가의 도움 없이 답변을 보내는 것은 금물이다. 이유는 많은 이야기를 담으면 그 안에 일부 자백이 들어갈 수 있고, 본인이 한 말에 의해서 끌려가게 되는 경우가 많다.

 

내용증명에 대해서 답변을 할 의무는 없으니 답변을 안 하는 것도 하나의 방법이다. 답변을 한다면 전문가 도움을 받고 답변을 해서 자신에게 유리한 방향으로 진행을 해야 된다. 특허권자의 침해주장이 부당하다고 판단한 경우와 정당하다고 판단한 경우를 두 차례 나눠서 설명한다.

 

특허권자의 침해주장이 부당한 경우, 특허침해가 아니라는 전문가의견을 첨부해 회신문을 보내는 등의 조치에서부터 소송까지 다양한 대응수단이 있다.

 

첫째, 법원에 답변서를 제출하거나 상대방에게 회신문을 보내는 방법이 있다. 침해피의자는 ▲특허발명의 실시가 아니거나 ▲정당한 권원이 있거나 ▲업으로서의 실시가 아닌 경우 ▲권리남용에 해당되는 경우 ▲특허발명이 공지기술인 경우 등 때문에 침해가 아니라는 답변서를 법원에 제출할 수 있다. 이때 필요하다면 변리사의 감정서를 첨부할 수 있으며, 당해 답변서와 같은 취지의 회신문를 상대방인 특허권자에게 송부할 수 있다.

 

둘째, 무효심판을 청구할 수 있다. 등록공고 및 등록원부 등을 찾아 진정한 권리자에 의해 현재 특허권이 유효하게 존속하고 있는지 검토해 무효사유가 있는 경우에는 특허무효심판을 특허심판원에 청구하면 된다.

 

셋째, 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. 침해피의자는 자기의 실시발명이 특허발명과 별개의 발명일 경우 또는 특허발명이 공지의 발명일 경우, 그 실시발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음을 주장할 수 있다. 특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 특허심판원에 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다. 다만, 권리범위확인심판의 심결은 법원에 유력한 증거로서 활용될 수 있으나 법원을 기속하지는 못한다.

 

넷째, 확인의 소를 제기할 수 있다. 특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 선사용권존재 확인의 소, 침해금지청구권(부존재 확인의 소), 손해배상채무부존재 확인의 소 등을 법원에 제기할 수 있다. 그러나 실무상 많이 이용되지는 않는다.

 

끝으로, 소송절차의 중지를 신청할 수 있다. 침해의 대항을 받고 있는 자가 특허무효심판을 청구한 경우 심결이 확정될 때까지 침해소송절차를 중지해 줄 것을 법원에 신청할 수 있다. 그러나 소송절차중지 여부는 법관의 재량사항이다.

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