[정영훈 변호사·변리사의 알기 쉬운 지식재산 이야기]침해경고가 불법행위에 해당할 수 있다?
[정영훈 변호사·변리사의 알기 쉬운 지식재산 이야기] 침해경고가 불법행위에 해당할 수 있다? Q. A사와 B사는 중국으로부터 수입한 자동차용 블랙박스를 'Z쇼핑'이라는 홈쇼핑업체를 통해 판매하는 회사들이다. A사는 2015년부터 Z쇼핑을 통해 블랙박스(이하 'A사 블랙박스')를 판매했고, B사는 2016년부터 A사 블랙박스보다 저렴한 블랙박스(이하 'B사 블랙박스')를 Z쇼핑을 통해 판매하기 시작했다. B사 블랙박스가 Z쇼핑을 시청하는 시청자들로부터 큰 인기를 끌자, 이에 위기의식을 느낀 A사는 법률대리인을 통해 'Z쇼핑'을 상대로 다음과 같은 침해경고장을 발송했다. "B사 블랙박스는 A사 블랙박스를 모방한 유사제품으로, Z쇼핑의 B사 블랙박스 판매행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법') 제2조 제1호 (자)목 소정의 부정경쟁행위이다. 이에 A사는 Z쇼핑에 대하여 디자인사용금지청구, 부정경쟁방지법 제4조에 따른 물품의 폐기청구, 부정경쟁방지법 제5조에 따른 손해배상청구를 고려하고 있고, 향후 특허등록이 이루어지면 침해방지 및 손해배상에서 더 나아가 디자인보호법 제220조(디자인권침해죄)에 따른 형사고소도 불사할 예정이다. 그러므로 A사는 Z쇼핑에게 신속히 위와 같은 침해행위를 중단하고 A사와 사이에 적절한 손해배상에 관한 협의를 진행할 것을 권유한다. 만일 그렇지 않을 경우에는 위에서 언급한 법적 조치를 취할 수밖에 없음을 양지하기 바란다." Z쇼핑은 위 침해경고장을 받은 다음 날부터 B사 블랙박스의 판매방송을 중단했다. 이에 필자는 B사를 대리하여 A사를 상대로 '불법행위'에 기한 손해배상청구를 했고, 이에 대해 A사는 권리자로서의 당연한 권리행사에 해당하는 침해경고가 불법행위라는 B사의 주장이 부당하다고 주장했다. 누구의 주장이 타당한가? A. 특허권자, 디자인권자, 상표권자 등(이하 '특허권자 등')은 많은 시간과 비용을 들이며 감정까지 소모하여야 하는 소송을 진행하기에 앞서 침해 혐의자에게 침해경고를 함으로써 분쟁을 신속하고도 원만히 해결하고자 할 수 있다. 그런데, 현실에서는 특허권자 등의 침해경고가 별다른 효과를 가져 오지 못할 때가 많다. 심지어, 특허권자 등의 침해경고가 자신에게 독이 되는 경우도 있다. 위 사안에서, 법원은 "A사의 Z쇼핑에 대한 경고장 발송행위는 외형적으로 권리행사의 형식을 취하고 있을 뿐이고, 그 실질은 사회상규상 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 B사의 신용을 훼손하고 경쟁에서 우위에 설 목적에서 한 위법한 행위라 봄이 타당하다"고 보고, A사가 B사에 대해 불법행위책임을 부담한다고 판단했다(서울중앙지방법원 2016. 12. 23. 선고 2016가합529142 판결(확정)) 해당 판결에 비추어 볼 때 침해경고자가 주의하여야 할 사항을 정리하면 다음과 같다. 침해경고장 작성시 아래의 사항에 주의했으면 한다. 첫째, 경쟁업체가 아닌 '경쟁업체의 거래처'에 침해경고장을 발송할 때는 특히 신중할 필요가 있다. 둘째, 침해경고장에서 특허권 침해, 디자인권 침해 등의 불법행위를 단정짓고 그 중단을 강력하게 경고하는 것은 자신에게 독이 될 수 있다. 실제로는 그 불법행위가 성립하지 않을 때, 침해경고를 한 자의 손해배상책임이 인정될 위험이 더욱 커짐은 물론이다. 단정적인 표현을 가급적 피하면서도 침해경고의 목적을 달성할 수 있는 경고장이 바람직한 침해경고장이다. 그럼에도 강력한 침해경고를 하고자 하는 자는, 그 같은 침해경고를 하기에 앞서, 상대방의 행위에 관하여 충분한 사실조사나 법률적 검토를 하였는지 스스로에게 물어볼 필요가 있다. 셋째, 아무리 변호사나 변리사의 의견을 존중하여 침해경고장을 발송하였다고 하더라도, 침해경고자의 손해배상책임이 인정될 수 있다는데 유의해야 한다. 상대방의 행위가 특허권 침해, 디자인권 침해 등의 불법행위인지 여부가 모호해 법원의 판단을 받아야 비로소 객관적으로 확정될 수밖에 없을 것으로 생각되는 사안에서는 침해경고장 발송 이전에 침해금지가처분신청 등의 사법적 구제절차를 시도하지 않은 것 역시 침해경고를 불법행위로 인정하는 근거가 될 수 있다.
